对商标恶意抢注的认定与防范建议

房海岩

在商标权的取得上我国采用的是注册原则。与采用使用取得的模式相比，采用注册取得模式具有成本低、效率高及便捷等诸多相对优势。但是，注册取得模式也给抢注者留下了制度漏洞。近年来，我国商标抢注问题异常严重，因抢注而引发的纠纷不断。恶意抢注商标的泛滥占用了大量的商标行政和司法资源，严重破坏了商标注册和使用秩序。

为有效遏制恶意抢注商标，保护正常的商标注册和使用秩序，维护诚实守信的市场竞争秩序，我国现行《商标法》第三十二条对于商标司法行政机关处理恶意抢注问题提供了直接依据。

一、商标恶意抢注的认定

商标法第三十二条规定，申请商标注册不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。同时，根据最高人民法院2010年颁布的《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》（以下简称《意见》）第十八条的规定，系争商标的申请注册是否构成商标法第三十二条所述的情形应同时满足以下条件，

即：（1）系争商标注册手段不正当；（2）在先使用未注册商标在中国境内实际使用；（3）在先使用未注册商标具有一定知名度；（4）系争商标与在先使用未注册商标使用的商品/服务相同或类似。

（一） 系争商标注册手段不正当

虽然商标法对于以不正当手段抢先注册已有规定，然而对于何谓不正当手段却未给出一个判断标准。根据《意见》第十八条的规定，如果系争商标申请人明知或者应知他人已经使用并有一定影响的商标而予以抢注，即可认定其采用了不正当手段。从最高院的意见看，对于商标注册手段正当与否的判断实际上就是对商标申请人对在先使用的未注册商标的存在是否明知或者应知的认定，即是否存在恶意。根据现行司法实践，司法行政机关在判定商标申请人的恶意时通常会综合考虑以下因素：

1.申请人与在先使用人是否具有代理或代表关系；

2.申请人与在先使用人曾有贸易往来或者合作关系；

3.申请人与在先使用人共处相同地域或者双方的商品/服务有相同的销售渠道和地域范围；

4.申请人与在先使用人曾发生过其他纠纷，可知晓在先使用人商标；

5.申请人与在先使用人曾有内部人员往来关系；

6.申请人注册后具有以牟取不当利益为目的，利用在先使用人有一定影响商标的声誉和影响力进行误导宣传，胁迫在先使用人与其进行贸易合作，向在先使用人或者他人索要高额转让费、许可使用费或者侵权赔偿金等行为；

7. 在先商标具有较强的独创性；

8. 其他可以认定恶意的情形。

以上是通过不同的角度认定商标申请人主观恶意的存在，由于实践中抢注人手法的不断翻新，认定恶意的情形也必然会不断地增加。近几年来，随着职业“商标贩子”的出现，在有证据证明商标申请人没有真实商业使用意图而是囤积商标用于出售的情况下，司法行政机关也多倾向于认定恶意的存在。

（二）在先使用未注册商标在中国境内实际使用

根据《意见》第十八条的规定，在中国境内实际使用并为一定范围的相关公众所知晓的商标，属于已经使用并有一定影响的商标。从最高院的这一意见来看，我国的司法政策是明确承认商标权的地域性，只有在中国使用的在先使用未注册商标才受我国法律的保护。

但是在笔者看来，随着国际交往的不断增加以及互联网发展的不断深化，商标权保护的地域性应该有所突破。目前，国外知名品牌在进入中国市场前其主要商标已被他人抢注的现象已经非常普遍。不少情况下，权利人为了进入中国市场而只能花大价钱从抢注者手中购买商标，严重影响了我国的知识产权保护的国际形象。

（三）在先使用未注册商标具有一定知名度

在认定恶意抢注时，在先使用未注册商标知名度的认定应当与商标申请人的恶意相结合。具体到实践中，只要在先使用未注册商标的知名度及于恶意抢注商标人所在的地理范围，即可以认定该在先使用未注册商标“具有一定知名度”。

（四）系争商标与在先使用未注册商标使用的商品/服务相同或类似

根据现行的商标法理论与实践，对于未注册商标的保护只能及于相同或类似的商品/服务上。在审查判断商品或服务是否类似时除了参考《商标注册用商品和服务国际分类表》、《类似商品和服务区分表》，还应考虑商品的功能、用途、生产部门、销售渠道、消费群体等是否相同或者具有较大的关联性；服务的目的、内容、方式、对象等是否相同或者具有较大的关联性；商品和服务之间是否具有较大的关联性,是否容易使相关公众认为商品或者服务是同一主体提供的,或者其提供者之间存在特定联系。

二、防范与遏制商标恶意抢注的一些建议

在当前的市场环境下，商标权对企业的重要作用日益凸显。为更好的保护企业的商标权益，充分彰显品牌的作用。笔者建议从以下几个方面防范与遏制商标被恶意抢注的风险：

（一）强化企业品牌意识，加强商标战略部署。在当前的市场环境下，包括商标权在内知识产权已经成为企业实力的典型代表。因此，树立品牌意识，加强品牌战略部署对于推动企业发展的作用日益明显。处于全球经济浪潮中的企业应更具前瞻性和全球性，适时做好自身品牌的全球战略部署。及时将企业的各种品牌进行商标注册可以有效避免企业商标被恶意抢注。

（二）重视商标保护工作，优化商标保护策略。当前，越来越多的企业已经开始意识到保护其商标权的重要性和必要性。然而，很多企业对品牌保护的重视还远远不够，对品牌保护的策略也不甚完善。如何优化商标保护策略，以最少的投入取得最优的效果是众多企业需要关心的问题。

   （三）加大商标维权保护，培养积极维权意识。商标权的保有和维持必然需要企业得不断投入。随着市场的不断变化，侵权手段也在不断演化和升级，这就要求企业具有很高的权利保护意识，积极维护自身权利。（作者单位：北京铸成联合知识产权代理有限公司）